Понятие и общая характеристика лицензионного договора. Гражданское право Юридическая поддержка при составлении и регистрации лицензионных и сублицензионных договоров
Важной гражданско-правовой формой использования научно-технических достижений служит лицензионный договор. Наряду с авторским лицензионным договором существуют лицензионные договоры на изобретения, полезные модели*, промышленные образцы и товарные знаки. Данные договоры вместе с договором о передаче ноу-хау входят в общую группу договоров об использовании нематериальных благ** или о реализации результатов творческой деятельности. В свою очередь, эти договоры могут также различаться, например: по объектам изобретений (лицензии на устройства, способы, вещества); объему передаваемых прав (исключительные, неисключительные); гражданству партнеров (внутренние, зарубежные); по экономическому содержанию (возмездные, безвозмездные) или иным условиям.Наряду с выдачей лицензий патентообладатель вправе продать или иным образом переуступить патент на изобретение, полезную модель либо промышленный образец, а лицо, зарегистрировавшее, товарный знак, распорядиться им, передав третьему лицу.
Понятие и предмет лицензионного договора. Лицензионный договор -это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается предоставление обладателем исключительного права (патентообладате-
* Под полезными моделями понимается новое и промышленно применимое решение, характеризующее конструктивное выполнение каких-либо средств производства или, предметов потребления, а также их составных частей. Иначе говоря, речь идет о новых образцах различных устройств и конструкций, имеющих полезное предназначение и пригодных для промышленного воспроизводства, но не во всем отвечающих строгим критериям объекта изобретательского права.
* См.: 3 е н и н И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау.- Сов. государство и право. 1983. № 6. С. 57.
лея или владельцем товарного знака) третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца либо товарного знака).
По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Правовая природа лицензионного договора. Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как "купля-продажа" (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.
Во-первых, договор купли-продажи (аренды) базируется на праве собственности или ином вещном праве продавца (наймодателя). Напротив, в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя.
Во-вторых, по договору купли-продажи (найма) передаются вещи, двойное владение и пользование которыми исключено. Объект же исключительного права вообще не нуждается в передаче: описание изобретения, промышленного образца или товарного знака публикуется и доступно каждому. Он может одновременно использоваться самим продавцом (лицензиаром) и, с разрешения последнего, неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже (касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передавать ее, оговаривать ее недостатки), а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого внаем имущества).
Виды лицензионных договоров. В зависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиару бесплатно. По другим основаниям различают обязательные, открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные и неисключительные (простые), а также полные лицензии.
Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать объект вследствие того, что в нем используется охраняемое патентом изобретение другого лица. В таком случае патентообладатель вправе требовав от последнего предоставления лицензии на использование его изобретения на договорных условиях.
Открытая лицензия - официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование охраняемого объекта. При наличии такого заявления лицо, изъявившее желание использовать объект, заключает с патентообладателем не лицензионный договор (со всеми его реквизитами) , а лишь договор о платежах. В целях поощрения патентообладателей
к предоставлению открытых лицензий пошлина за поддержание в силе соответствующих патентов снижается на 50%.
Принудительная лицензия. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения либо промышленного образца в стране в течение пяти лет, а полезной модели в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче патента лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Патентный суд Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной лицензии с указанием пределов использования объекта, размера, сроков и порядка платежей. Принудительная лицензия предоставляется, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта было обусловлено уважительными причинами.
Исключительная лицензия - один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. Вэтой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать права использования другим лицензиатам.
Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются:
срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы.
Однако лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории, способов применения изобретения).
В рамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.
Неисключительная (простая) лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которых он выдал простую лицензию, как и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Естественно, цена подобной лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.
Полная лицензия. По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от переуступки патента фактически отличает лишь срок. По истечении обусловленного договором срока~все права на объект вновь имеет сам патентообладатель.
Сублицензия. Данный вид лицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных и полных лицензий. В случае признания недействитель-
ной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу*.
Оформление лицензионного договора. Лицензионный договор составляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор о переуступке патента (или уступке товарного знака), действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.
Основные права и обязанности лицензиара по договору исключительной лицензии. В лицензионном договоре основное право лицензиара -право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде: твердой (паушальной) суммы; периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти); паушальной суммы и роялти. Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье.
Передача технической документации оформляется двусторонним при-емо-сдаточным актом. Кроме того, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.
Основные права и обязанности лицензиата по договору исключительной лицензии. Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.
Усовершенствования и улучшения. В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).
Обеспечение конфиденциальности. Конфиденциальность - соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или
См.: Ш т у м п ф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.
умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.
Введение
1. Понятие договора
2. Условия договора
3. Форма договора и его регистрация
4. Виды лицензионных договоров
5.Особенности лицензионных договоров
7. Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте
Заключение
Список литературы
Введение
Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя.
Нормативное регулирование лицензионного договора регламентируется ГК РФ ст. 1235–1239, 1362, 1367–1369. Из числа ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, следует назвать вышеупомянутые Правила регистрации договоров, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г. В Патентном законе данный договор был регламентирован ст. 13.
1. Понятие договора
Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Статья 1367 ГК РФ несколько изменила понятие лицензионного договора и определяет его следующим образом – как договор, по которому одна сторона – патентообладатель (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – лицензиату – удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным .
2. Условия договора
Существенным условием договора является его предмет – предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.
Цена договора не является существенным условием.
Выделяют две основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.
Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера. Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер .
3. Форма договора и его регистрация
К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.
Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему .
4. Виды лицензионных договоров
В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
Лицензионные договоры на изобретения;
Лицензионные договоры на полезные модели;
Лицензионные договоры на промышленные образцы;
Лицензионные договоры на селекционные достижения;
Лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;
Лицензионные договоры на товарные знаки;
Лицензионные договоры на ноу-хау.
В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
Лицензионные договоры на "чистые" лицензии;
Лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
Лицензионные договоры на возвратные лицензии;
Лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
Лицензионные договоры на принудительные лицензии;
Лицензионные договоры на открытые лицензии;
Лицензионные договоры на обязательные лицензии;
Лицензионные договоры на сублицензии.
Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.
Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 10).
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 13; Закон РФ "О селекционных достижениях"*(60) ст. 19).
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны (Патентный закон РФ раздел IV, п. 4 ст. 13).
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:
Лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
Лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
Лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
Лицензионные договоры на продажу патента. Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:
Патентные лицензионные договоры;
Беспатентные лицензионные договоры.
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:
Лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово - независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);
Лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).
5. Особенности лицензионных договоров
Лицензионный договор - консенсуальный, взаимный, возмездный.
Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар, лицензиат.
Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:
Патентообладатель;
Владелец ноу-хау.
Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие патенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.
Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.
Существенные условия лицензионного договора: предмет договора; территория, на которой действует договор; срок действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения; другие условия, предусмотренные законом.*(61)
Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые:
изобретения;
Промышленные образцы;
Полезные модели;
Топологии интегральных микросхем;
Селекционные достижения;
Товарные знаки, знаки обслуживания;
Ноу-хау.
В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности.
Так, следует сформулировать положение о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключительная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов лицензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставляется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицензиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техническую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, материалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.
Территория, на которой действует договор, - это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:
Территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;
Территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;
Зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.
Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регулирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимостью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извещения о таком одобрении.
Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение является компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание технической помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора услуг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место.
Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибыли. Обычно используются три альтернативных варианта платежей:
а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);
б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные платежи;
в) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.
Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.
Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть свободно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.
В договоре могут определяться:
виды и объем технической помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;
помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии;
командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в лаборатории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.
Форма договора - простая письменная. Подлежат государственной регистрации:
Лицензионные договоры о передаче права на патентные изобретения;
Лицензионные договоры о передаче права на полезные модели;
Лицензионные договоры о передаче права на промышленные образцы;
Лицензионные договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;
Лицензионные договоры о передаче права на использование охраняемой топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);
Лицензионные договоры о передаче права на товарные знаки.*(62)
Все изменения, вносимые в указанные лицензионные договоры подлежат государственной регистрации.
Обязанности лицензиара:
1. Предоставить лицензиату на срок действия договора лицензию на использование изобретений (других объектов).
2. Воздержаться от использования и передачи третьим лицам прав, переданных по лицензионному договору лицензиату.
3. Передать лицензиату всю необходимую техническую документацию.
4. Устранить в кратчайшие сроки замечания лицензиата по переданной технической документации.
5. Изготовить в случае необходимости техническую документацию применительно к техническим нормам и стандартам, принятым в соответствующей отрасли промышленности страны лицензиата.
6. Оказать лицензиату техническую помощь в производстве продукции по лицензии и при необходимости поставить ему образцы продукции и материалов.
7. Проинформировать лицензиата обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений (других объектов) и предложить их в первую очередь лицензиату.
8. Гарантировать, что на момент вступления в силу договора лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии.
9. Гарантировать техническую осуществимость продукции по лицензии и достижение технических показателей, предусмотренных договором.
10. Гарантировать комплектность, правильность и качественное изготовление технической документации и других материалов, передаваемых лицензиату.
11. Командировать по просьбе лицензиата специалистов на предприятия лицензиата для обучения персонала методам и приемам работы, относящимся к производству продукции по лицензии.
12. Поставить по просьбе лицензиата образцы продукции и материалов, необходимые для производства продукции по лицензии.
13. Гарантировать сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, переданных лицензиату по договору.
14. Принять меры к защите прав, переданных по договору лицензиату в случае неправомерного использования изобретений (других объектов) на территории действия лицензии.
Права лицензиара:
1. Требовать уплаты вознаграждения, предусмотренного договором.
2. Разрешать по просьбе лицензиата продажу сублицензий.
3. Проверять, в том числе с привлечением аудиторов, предоставленные лицензиатом бухгалтерские данные о произведенной, проданной, использованной продукции по лицензии.
4. Требовать качественного изготовления продукции по лицензии.
5. Требовать сохранения конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, переданных по договору лицензиату.
6. Требовать выполнения лицензиатом других обязанностей по договору.
Обязанности лицензиата:
1. Уплатить вознаграждение лицензиару в соответствии с условиями договора.
2. Гарантировать качественное изготовление продукции по лицензии в соответствии с технической документацией, полученной от лицензиара.
4. Нести ответственность перед лицензиаром по сублицензионным договорам.
5. Воздерживаться от производства продукции по лицензии, от продажи и использования такой продукции, а также от предоставления соответствующих сублицензий за пределами территории действия лицензии, полученной по договору, не получив на это письменного согласия лицензиара.
6. Обеспечить за свой счет все расходы, касающиеся командирования специалистов лицензиара для оказания помощи, связанной с производством продукции по лицензии.
7. Предоставить по просьбе лицензиара сводные бухгалтерские данные по производству, продаже, использованию продукции по лицензии, сведения о продажных ценах и наименованиях покупателей.
8. Обеспечить лицензиару возможность проверки представленных бухгалтерских данных.
9. Информировать лицензиара обо всех произведенных усовершенствованиях и улучшениях, касающихся изобретений, полученных по договору, предлагать их в первую очередь лицензиару.
10. Гарантировать сохранность конфиденциальности информации, документации, знаний и опыта, полученных от лицензиара.
11. Признавать в течение всего срока действия договора действительность прав лицензиара, вытекающих из свидетельств и патентов.
12. Не оспаривать и не содействовать другим лицам в оспаривании действительности авторских прав и патентов.
13. Известить лицензиара о претензиях третьих лиц по поводу использования лицензии, принять меры к судебной защите законных прав лицензиара.
14. Уведомить лицензиара о противоправном использовании изобретений, защищенных свидетельствами и патентами, принять меры к защите прав лицензиара.
15. Принять необходимые меры (самостоятельно или совместно с лицензиаром) к прекращению противоправных действий третьих лиц в случае использования ими предмета договора на оговоренной в нем территории.
16. Возвратить техническую документацию лицензиару в случае досрочного прекращения договора вследствие нарушения его лицензиатом.
Права лицензиата:
1. Требовать предоставления лицензий, предусмотренных договором.
2. Требовать предоставления технической документации, предусмотренной договором, и устранения выявленных в ней недостатков.
3. Требовать командирования специалистов лицензиара, оказания технической помощи, предоставления необходимых образцов продукции и материалов для организации производства по лицензии.
4. Производить продукцию по лицензии (использовать другие объекты, полученные по договору, в соответствии с его условиями).
5. Требовать обеспечения лицензиаром сохранности конфиденциальности информации, переданной по договору.
6. Требовать выполнения лицензиаром других обязанностей по договору.
Ответственность сторон:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензионного договора его стороны несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с общими нормами Гражданского кодекса об ответственности. Действующее законодательство, как и в случае с авторским договором, дозволяет сторонам уточнять основания, формы и объем ответственности.
7. Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте
В соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец и лицензионные договоры на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Статья 1369 ГК РФ устанавливает, что такая регистрация требуется и в отношении иных договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом.
Для регистрации договора в Роспатент должны быть представлены следующие документы:
– заявление о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;
– договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы и в них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений, или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах;
– документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;
– документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);
– иные документы, предусмотренные Правилами регистрации договоров (в случае необходимости).
Для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор, или расторжения договора в Роспатент должны быть представлены следующие документы:
– заявление о регистрации изменений, внесенных в один зарегистрированный договор, или расторжении одного зарегистрированного договора, с указанием адреса для переписки;
– документ, подтверждающий соглашение сторон зарегистрированного договора о внесении соответствующих изменений или о расторжении зарегистрированного договора (в трех экземплярах);
– документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере;
– доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;
– иные документы, предусмотренные вышеупомянутыми Правилами регистрации договоров (в случае необходимости) .
В случае досрочного расторжения договора, заключенного с указанием срока его действия, или расторжения договора, заключенного без указания срока его действия, в одностороннем порядке в Роспатент подается заявление о расторжении договора, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в размере, установленном для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.
Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный Роспатентом договор, осуществляется право-обладателем (патентообладателем) или лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя, в том числе патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются в соответствии с действующим законодательством.
Заявление о регистрации и прилагаемые к заявлению документы представляется на русском языке или другом языке. В заявлении, представленном на русском языке, имена, наименования и адреса могут быть указаны и на другом языке для целей публикации сведений в официальном бюллетене на другом языке. Если заявление и прилагаемые документы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, который подписывается лицом, представившим перевод.
Заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, подписывается лицом, которому предоставлено право подачи такого заявления, с указанием даты подписания.
От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.
Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.
Если дата подписания не указана, то таковой считается дата, на которую заявление о регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, получено Роспатентом.
Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в Роспатент непосредственно или направляются почтой. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть переданы по факсу с последующим представлением их оригиналов с соблюдением нижеуказанных требований. До представления оригинала документ, переданный по факсу, считается не поступившим.
В двухмесячный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов Роспатент осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и их соответствия требованиям, установленным Правилами регистрации договоров, а также положениям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности .
В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требований к документам, представленным на регистрацию договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением представить в Роспатент отсутствующие и (или) исправленные документы (включая документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере) и (или) внести соответствующие изменения и дополнения в представленный договор или соглашение о внесении изменений в зарегистрированный договор в течение двух месяцев с даты получения запроса.
Регистрация договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, не производится, если в установленный срок запрашиваемые документы не представлены без уважительных причин, а также, если в соответствии с данными Государственного реестра Российской Федерации прекращено действие правовой охраны изобретения, промышленного образца, полезной модели, товарного знака. При этом Роспатент направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об отказе в регистрации договора, содержащее основания для отказа, и возвращает представленные документы, за исключением заявления.
При положительном результате проверки Роспатент направляет в адреса сторон договора или по адресу для переписки, указанному в заявлении:
– уведомление о регистрации договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор;
– экземпляр соответствующего договора или документа, подтверждающего соглашение сторон о внесении изменений в зарегистрированный договор, с отметкой о регистрации, содержащей дату регистрации и регистрационный номер;
– патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или свидетельства на полезные модели с внесенной записью о передаче исключительного права или предоставлении права на использование на изобретение, полезную модель, промышленный образец изобретения.
Один экземпляр зарегистрированного договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор, хранится в Роспатенте и является контрольным экземпляром.
Вступившее в законную силу решение суда о расторжении, о продлении срока действия или об изменениях, затрагивающих существенные условия зарегистрированного договора, должно быть доведено сторонами или стороной по договору до сведения Роспатента.
Заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора и заявление о регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается патентообладателем или его представителем. Заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.
К заявлению о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора прилагаются:
– патент;
– краткое описание объекта лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца (в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации о предмете соответствующего лицензионного договора).
Для регистрации договора об уступке патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых в соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ был освобожден заявитель (патентообладатель), являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение .
В случае расторжения лицензионного договора или если изменение, внесенное в зарегистрированный лицензионный договор, касается определения сторон договора, к заявлению о регистрации такого изменения или расторжения прилагается патент.
При установлении соответствия представленного на регистрацию договора об уступке патента или лицензионного договора положениям ГК РФ проверяется наличие в договоре положений, относящихся к:
– определению сторон договора;
– предмету договора (номер патента, в отношении которого заключен договор);
– виду передачи права;
– объему передаваемых прав по лицензионному договору;
– обязанности лицензиата вносить лицензиару обусловленные лицензионным договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным договором.
Роспатентом может быть зарегистрирован сублицензионный договор, если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре.
Сведения о зарегистрированном договоре об уступке патента, лицензионном договоре, зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.
В соответствующем официальном бюллетене Роспатента публикуются следующие сведения:
– дата и номер регистрации договора;
– определение сторон договора;
– предмет договора;
– объем передаваемых прав.
Регистрация договоров о передаче исключительного права на секретное изобретение и лицензионных договоров на использование запатентованного секретного изобретения в соответствии со ст. 1405 ГК РФ (ст. ЗО 6 Патентного закона) осуществляется органом, выдавшим патент на секретное изобретение, в соответствии с законодательством о государственной тайне и Правилами регистрации договоров, с учетом особенностей правовой охраны и использования секретных изобретений, установленных в § 7 гл. 72 ГК РФ (раздел IV Патентного закона) .
Заключение
Все виды лицензионных договоров, в соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона, подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец и лицензионные договоры на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Статья 1369 ГК РФ устанавливает, что такая регистрация требуется и в отношении иных договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом.
В Роспатенте также могут быть зарегистрированы:
– изменения, касающиеся существенных условий договора;
– досрочное расторжение договора, заключенного с указанием срока его действия, а также расторжение договора, заключенного без указания срока его действия.
Список литературы
1. Гражданский Кодекс РФ;
2. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 2008; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Трм II. Полутом 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов; Волынец-Русеет Э.Я. Указ. соч.
3. Асфадендиаров Б.М. Право интеллектуальной собственности. М. 2003;
4. Право интеллектуальной собственности. Пособие. М., без автора;
1.1 Понятие лицензионного договора
В соответствии со ст. 1235 ГК РФ "по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах". Однако это определение законодательное. Должно быть и доктринальное. По общему правилу под договором в гражданском праве понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. По мнению выдающегося российского ученого Д.И. Мейера, "договор представляет собой соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес"*(2). Г.Ф. Шершеневич писал: "Договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений. Продукт воли нескольких лиц, называемых в настоящем случае контрагентами, договор является видом юридической сделки"*(3).
Известный российский правовед К.П. Победоносцев определил договор как "сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу... Не всякое добровольное соглашение может быть признано договором, подходящим под действие законов гражданских, т.е. порождающим право на чужое действие, имеющее ценность в общежитии..."*(4).
По мнению В.И. Казанцева и В.Н. Васина, "гражданско-правовой договор является разновидностью сделки, а потому к нему применяются правила о дву- и многосторонних сделках. Понятие "договор" в гражданско-правовом смысле тесно сочетается с понятием "обязательство""*(5).
Все эти определения применимы также и к лицензионному договору.
Соответственно к нему применяются и правила доктринальной классификации договоров.
Лицензионный договор может быть:
консенсуальным (от лат. сonsensus - соглашение) - для совершения такого договора достаточно соглашения сторон;
двусторонним - права и обязанности возникают и у лицензиата и у лицензиара;
алегаторным (рисковым) - выгоды и потери контрагентов становятся известными только в момент наступления или ненаступления обусловленных обстоятельств; объект лицензионного договора весьма специфичен, невозможно предугадать принесет ли использование того или иного результата интеллектуальной деятельности прибыль или убытки;
безусловным - не связанным с какими-то особыми обстоятельствами;
каузальным - т.е. обусловленным какими-либо причинами;
срочным - заключаемым на определенный период (срок).
На первый взгляд лицензионные договора ничем не отличаются от других. Но все же имеются особенности, присущие только договорам в сфере интеллектуальной деятельности.
Одной из них является предмет. В гражданском праве под предметом договора понимается то, на что направлено какое-либо действие*(6). Соответственно предметом лицензионного договора, исходя из законодательного определения, является передача права использования результата интеллектуальной деятельности. Предмет является обязательным условием договора. При этом непременно следует указать результат интеллектуальной деятельности, на который передается право. Многие российские юристы считают, что термин "результат интеллектуальной деятельности" спорен. Так, например, В.Н. Васин и В.И. Казанцев пишут: "Результаты интеллектуальной деятельности (т.е. мыслительных способностей человека) могут быть самыми различными, и далеко не все они являются объектом гражданских прав. В связи с этим представляется более удачным термин "результат творческой деятельности". Творческая (интеллектуальная) деятельность имеет своим результатом создание каких-либо произведений творческого характера - науки, литературы, искусства, изобретений, товарных знаков, фирменных наименований и т.п., творец (создатель) которых приобретает на них исключительные права, именуемые в ГК РФ интеллектуальной собственностью" Коллектив кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского университета предложили следующий термин: "результат творческой деятельности"*(7). Между тем еще в начале XX в. существовал термин "результат творческой интеллектуальной деятельности", как представляется, незаслуженно забытый. Он наиболее точно отражает сущность объекта правовой охраны в сфере интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 1228 ГК РФ "автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат". Это означает, что результат интеллектуальной деятельности должен носить творческий характер. Творчество в общем смысле - процесс человеческой деятельности, в ходе которого создаются качественно новые материальные и духовные ценности. В современном русском языке слово "интеллект" означает "ум", "рассудок", "мыслительные способности человека"*(8).
Поэтому понятие "результат творческой интеллектуальной деятельности" можно раскрыть следующим образом: это уникальный, качественно новый, имеющий определенную ценность итог реализации мыслительных способностей конкретного лица. Иными словами, качественно новый, имеющий определенную ценность объект духовного мира, созданный в результате мыслительной деятельности человека.
Гражданско-правовая природа лицензионного договора на программное обеспечение
В соответствии со ст...
Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники
Институт лицензирования в Российской Федерации
За деятельность без лицензии установлена ответственность. Так, ст. 14...
Лицензионный договор
Лицензионный договор
Лицензионный договор
В соответствии со ст...
Лицензионный договор
Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: 1. предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору...
Лицензионный договор - это договор, в котором одна сторона (лицензиар) предоставляет права на пользование изобретениями или другими техническими достижениями (лицензиями)...
Лицензионный договор и его роль в развитии рынка новшеств и инноваций
Лицензионные соглашения различаются по объему передаваемых прав на использование объекта. Основные виды лицензий: - исключительная лицензия; - полная лицензия; - неисключительная (простая) лицензия...
Лицензионный договор и его роль в развитии рынка новшеств и инноваций
Назначение патентования и лицензирования в инновационной деятельности состоит в обеспечении защиты прав инноватора (патентование) и осуществлении передачи этих прав на возмездной основе любому лицу...
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности
К субъектам лицензионного процесса можно отнести лицензирующие органы, лицензиат, соискатель лицензии Ст.2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ...
Общие положения договора аренды
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 577 ГК)...
Основы лицензирования недропользования
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» недра предоставляются в пользование специальным разрешением в виде лицензий. Лицензия включается в себя установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации...
Особенности экологического лицензирования и ход его осуществления
В ходе надзора за лицензиатами используются материалы ФЗ № 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля"...
Правовые основы охраны ПО
В пункте 6 ст. 1225 ГК РФ определены существенные условия всех лицензионных договоров:
1) предмет договора путём указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Примечательно, что не все специалисты согласны с позицией законодателя, в которой прямо разграничиваются два условия (о предмете и о способе его использования). Так, Е. Наумова к предмету лицензионного договора относит сразу три элемента: описание результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), номер и дата выдачи удостоверяющего документа, а также «способы использования..., т.е. имущественные права, названные в договоре, подлежащие передаче лицензиату»Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-ные права. 2009. - N 3. - С. 4-7.. Данная позиция, однако, не отличается новизной, а является лишь следствием перестановки изначальных элементов, составляющих существенные условия.
Более интересна в этой связи позиция Е. Моргуновой, которая объединяет в предмете лицензионного договора как собственно предмет (в том смысле, который вкладывает в него законодатель, т.е. результат интеллектуальной деятельности), так и способ его использования. В результате, пишет она, «в качестве предмета договора выступает исключительное право» Моргунова Е.. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллекту-альная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. - № 9. -С. 5.. Оригинальность такого подхода состоит в осознании невозможности конкретизации исключительного права без указания на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.
Однако, какой бы то ни было практической ценности данная точка зрения не представляет -- в любом случае конкретный лицензионный договор должен содержать как перечень объектов интеллектуальной собственности, так и список предоставляемых прав.
Рассмотрим теперь существенные условия.
Предмет договора в виде указания на охраняемый объект. Как правило, современные российские специалисты в области гражданского права считают понятия «объект договора» и «предмет договора» синонимами. Так, Ф.И. Гавзе подразумевает под предметом всякого гражданско-правового договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия направлены. М.И. Брагинский выделяет в договоре юридический объект -- действия, и материальный объект -- вещь или иное благо, на которое направлено поведение.
Вопрос о предмете лицензионного договора не получил в науке однозначного разрешения. А.П. Сергеев замечает: «Большинство ученых в качестве предмета авторского договора рассматривают то произведение науки, литературы и искусства, по поводу создания и (или) использования которого стороны вступают в договорные отношения... Вместе с тем нельзя не учитывать того, что авторский договор опосредует отношения, связанные с использованием творческих произведений... Поэтому более точной представляется позиция, согласно которой предметом авторского договора являются те имущественные права, которые создатель произведения или заменяющее его лицо переуступает пользователю...» Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2004. С. 278-279..
Таким образом, понятия «объект» и «предмет» лицензионного договора оказываются «настолько тесно взаимосвязаны, что всегда должны рассматриваться в неразрывном единстве»
Несмотря на это, В.А. Шуваев сделал попытку разграничить объект и предмет лицензионного договора. В качестве объекта он определяет «то, на что воздействуют субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения, то есть непосредственно результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а не право использования результата». Предметом же, по его мнению, выступают «действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора» 128 .
Такой вывод является, по меньшей мере, спорным, поскольку правоотношения, возникающие у участников лицензионного договора направлены не на сам результат интеллектуальной деятельности (объект интеллектуальной собственности, например, литературное произведение), а как раз таки на исключительное право (т.е. право использования объекта интеллектуальной собственности, например, право издания произведения). Подтверждение такой позиции можно найти в абз. 1 п. 1 ст. 1223 ГК РФ прямо указывает, что «правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности... любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в т.ч. путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности». А, следовательно, предметом лицензионного договора является исключительное право.
Наконец, действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора следует относить к реализации договора, но никак не к его условиям.
Справедливости ради, стоит сказать, что позиция В.А. Шуваева подтверждается другими нормами закона. Так, О. Фролова приходит к выводу, что содержание п. 6 ст. 1235 ГК РФ позволяет говорить об объектах исключительных прав как о предмете договора Фролова О. Договоры о распоряжении исключительными смежными правами // Интел-лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.- № 6.- С. 7..
Итак, исходя из п. 1 статьи 1225 ГК, определяющего охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предметом лицензионного договора может являться право использования исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.
При заключении лицензионных договоров нужно иметь в виду следующие моменты.
Во-первых, необходимо обратить внимание, что сам результат интеллектуальной деятельности не является предметом, а используется только для указания на конкретное право использования.
Во-вторых, как отмечает А.Ю. Кувыркова, один и тот же объект исключительных прав может быть выражен в разных формах: например, фонограмма - в виде аналоговой или цифровой записи, файла в том или ином формате с теми или иными характеристиками воспроизведения Кувыркова А.Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интел-лектуальных смежных прав // Гражданин и право. 2009. - № 5.- С. 12..
Способы использования результата интеллектуальной деятельности. Отнесение данного условия к числу существенных обусловлено правилом, согласно которому права, не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, договор, не содержащий условий о способах использования результата интеллектуальной деятельности, не предоставляет лицензиату никаких прав.
При формулировании способов использования охраняемых объектов, предоставляемых по лицензионному договору, целесообразно воспользоваться указанными в ГК РФ способами использования исключительных прав, составляющими содержание исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Так, способы использования авторского произведения указаны в ст. 1270 ГК РФ, способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца - в ст. 1358, способы использования товарного знака - в ст. 1484 ГК РФ и т.д. При этом следует учитывать, что все содержащиеся в этих статьях перечни правомочий не являются исчерпывающими. Кроме того, любой способ такого использования является делимым, а потому лицензионный договор может предусматривать предоставление лишь части такого правомочия.
В теоретическом и практическом плане актуальным является вопрос о т.н. «общем праве на использование»: возможно ли указание на то, что лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. П. Головань приходит к выводу, что при формальном толковании закона на этот вопрос можно дать лишь отрицательный ответ, т.е. необходимо указывать конкретные способы использования результата интеллектуальной деятельности Головань П. Авторский договор - ошибки практики заключения и исполнения // Интеллектуаль-ная собственность. Авторское право и смежные права. 2007.-№ 1.-С. 57-58..
Так, музыкальная компания подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к ПБОЮЛ Н., который занимался незаконным распространением экземпляр фонограмм с записью автора К. Компания мотивировала иск тем, что обладает исключительным правом на распространение фонограмм по авторскому договору с К. и, следовательно, имеет право запрещать незаконное их распространение третьими лицами. При этом в договоре было указано, что «...музыкальная компания приобретает все исключительные имущественные авторские права, указанные в ст. 16 Закона «Об авторском праве и смежных правах», на использование в любой форме и любым способом созданных творческим трудом автора музыкальных произведений», а вместо перечисления конкретного перечня передаваемых по договору прав использовали местоимение «все»Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999.- № 11.-С. 39-43..
Суд первой инстанции отказал в иске, в т.ч. и потому, что компания, по мнению суда, не подтвердила факт обладания исключительными правами на фонограммы. Это решение было подтверждено и постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа, в котором, в частности, было указано: «...суд первой инстанции правомерно сослался на п. 2 ст. 31 ФЗ "Об авторском праве и смежных правах", предусматривающий, что все права, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными» Там же. С. 45..
Разумеется, что необходимость перечисления конкретных прав в договоре призвана защитить лицензиара от недобросовестных действий со стороны контрагента. В таком случае, например, лицензиар может быть уверен в том, что размер вознаграждения по договору соответствует объёму предоставленных прав, а при появлении новых способов (допустим, в результате технического прогресса) - получить дополнительное вознаграждение.
Однако реализация такого подхода в законодательстве несёт и определённые неудобства для сторон, желающих заключить договор по использованию результата интеллектуальной деятельности всеми возможными (известными и неизвестными) способами. Во-первых, в таком договоре необходимо будет указать все известные на момент заключения договора способы использования (причём их круг не ограничивается перечисленными в законе). Во-вторых, в случае появления новых способов, необходимо изменение договора.
В связи со сказанным, а также тем, что законодатель сам неоднократно использует общий способ указания на способы использования (п. 2 ст. 1296, п. 2 ст. 1297 ГК РФ и др.), можно попытаться обосновать законность концепции общего права использования. Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Сами правомочия (способы использования) могут быть указаны в лицензионном договоре либо конкретно, по отдельности, либо общим способом. Возможно указание о том, что по лицензионному договору предоставляются либо все правомочия, принадлежащие лицензиару, либо все правомочия, за исключением некоторых, указываемых конкретно». Придерживается данной точки зрения и В.А. Шуваев, который предлагает прямо указать в законе возможность предоставления лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в полном объеме, с сохранением за лицензиаром исключительного права в отношении такого результата или средства Шуваев В.А. Указ.соч. С. 19-20..
Так же в качестве существенного условия лицензионного договора, как и любого прочего, следует признать стороны договора. Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат -- сторона, которой предоставляется право использования. И лицензиаром, и лицензиатом, по общему правилу, могут выступать как граждане, так и юридические лица.
При этом, несмотря на то, что закон не устанавливает каких-либо возрастных ограничений для признания лица автором, права автора, в т.ч. числе и заключение договоров, физическое лицо может осуществлять только по достижении 14-летнего возраста (в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ).
Кроме того, в отношении секретных изобретений могут быть установлены определённые ограничения на использование (п. 1 ст. 1405 ГК РФ). В данном случае речь идёт Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
В науке также высказывалась иногда точка зрения, согласно которой в качестве стороны, предоставляющей право использования произведения (по современной терминологии - лицензиар), непременно должен быть только автор такого произведения. Такая позиция косвенно находила подтверждение в отдельных положениях закона: абз. 2 п. 2 ст. 30, абз. 2 п. 1 ст. 30 Закона об авторском праве однозначно использует термин «автор» для обозначения одной из сторон; а статья 4 Закона под автором понимала только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Действующее законодательство устранило данное недоразумение благодаря формулировке «автор или иной правообладатель».
В то же самое время остаётся некоторая неопределённость в сфере договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), поскольку закон в качестве стороны, создающей произведение науки, литературы или искусства определяет автора, которым может выступать только гражданин, т.е. физическое лицо (ст. 1257 ГК РФ). При этом отдельные объекты авторского права, право использования по которым предполагается передать посредством договора авторского заказа, могут создаваться и коллективом авторов. А с учётом того, что исключительные права на служебные произведения по общему правилу принадлежат работодателю, т.е. организации, юридическому лицу (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), рано говорить об исчерпании дискуссии.
Примерами рассматриваемой ситуации могут служить случаи создания произведений градостроительства, садово-паркового искусства, географических и иных карт и проч. по заказу.
В то же самое время несомненно, что автором произведения, т.е. его создателем, творцом, может выступать только человек, при этом его статус (индивидуальный предприниматель, сотрудник организации и т.д.) значения не имеет. Такая позиция нашла своё отражение и в Обзоре практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-занных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных пра-вах"» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. N11. С. 47..
В зависимости от наличия встречного предоставления можно выделить возмездные и безвозмездные договоры, что следует из анализа содержания п. 5 ст. 1235 ГК РФ. При этом прямое указание в законе на возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров является новеллой части четвёртой ГК РФ.
До вступления в силу части четвёртое ГК РФ в науке существовала дискуссия о возможности безвозмездного распоряжения исключительными правами. И. Тулубьева, в частности, придерживалась мнения, что «в п. 1 ст. 31 Закона (об авторском праве...) перечислены существенные условия авторского договора, в числе которых размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Таким образом, законодатель чётко определил, что... вознаграждение должно выплачиваться... Авторский договор является возмездной сделкой». Более того, безвозмездные авторские договоры противоречили, по её мнению и правовой доктрине, поскольку они «уводят расчеты по таким договорам в теневой сектор экономики».
Р.В. Соловьёв в то же самое время указывал: «...фактически данная норма (п. 1 ст. 31 Закона об авторском праве) закрепляет лишь то, что вопрос об авторском вознаграждении подлежит обязательному согласованию в договоре. Поэтому, если авторские права по договору передаются безвозмездно, об этом необходимо прямо указать в договоре. Иначе условие о цене авторского договора будет считаться несогласованным» Соловьёв Р.В. Авторское право: Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». - М., 2001. С. 73.. При этом существовала и практика заключения безвозмездных авторских договоров
Конец указанной дискуссии положило принятие части четвёртой ГК РФ. Неубедительными выглядят попытки некоторых специалистов распространить на безвозмездные договоры о распоряжении исключительными правами (в первую очередь в отношении договоров об отчуждении исключительного права) положения о договоре дарения. Во всяком случае, безосновательно позиция, согласно которой к договорам по распоряжению исключительным правом применяются ограничения, установленные для договора дарения (например, недопустимость дарения в отношениях между коммерческими организациями) 146 . В таком случае следовало бы, например, признать незаконным, например, установку любого бесплатного программного обеспечения на компьютеры в организациях.
И.С. Чупрунов пишет, что «применение в порядке аналогии закона норм о дарении к безвозмездному лицензионному договору невозможно, так как при выдаче лицензии имеет место не транслятивное (как при дарении), а конститутивное правопреемство» Чупрунов И.С. Указ. соч. С. 104..
Существенным условием размер вознаграждения является только для возмездных лицензионных договоров.
Всё вышесказанное позволяет установить следующие правила определения возмездности договора:
1) если в договоре прямо указано, что он является безвозмездным, договор является действительным и безвозмездным;
2) если договор вообще не упоминает о вознаграждении или хотя и упоминает о нем, но не позволяет определить размер вознаграждения или порядок его определения, такой договор «считается незаключенным», т.е. является ничтожной сделкой;
3) если договор содержит условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, он считается возмездным.
Помимо общих для всех лицензионных договоров существенных условий, существуют и специальные существенные условия в отношении отдельных видов лицензий.
Так, для договора авторского заказа существенным является срок создания объекта авторского права, поскольку согласно п. 1 ст. 1289 ГК РФ произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. А договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.
В теории высказываются противоречивые мнения по вопросу о том, является ли указание правообладателя исключительного права на произведение в договоре авторского заказа существенным условием.
Э.П. Гаврилов, например, полагает, что «договор авторского заказа "должен" (а не "может"!) предусматривать либо отчуждение заказчику исключительного права, либо предоставление заказчику права на использование: "может" относиться к возможности выбора между этими двумя условиями» Гаврилов Э.П. Указ. соч. С.89-90.. Е.А. Моргунова придерживается иной точки зрения: «Если в договоре авторского заказа не предусмотрено ни отчуждения исключительного права на создаваемое автором произведение, ни предоставления права, то по этому договору заказчик приобретает только право собственности на материальный носитель произведения, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование» Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие. - М., 2008. С. 56..
Ю.П. Свит приходит к мнению, что позиция Е.А. Моргуновой в данном споре выглядит более убедительной, поскольку согласно п. 1 ст. 1288 ГК РФ «содержание договора исчерпывается обязанностью создать произведение на материальном носителе или в иной форме» и «формально задача автора может исчерпываться созданием произведения и предоставлением заказчику его материального носителя в собственность или во временное пользование» Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России. 2009.- № 5.- С. 33. . Вопрос же распоряжения исключительными правами оставлен на усмотрение сторон договора.
Помимо рассмотренных нами выше условий к существенным, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, относятся также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Все прочие условия являются факультативными -- отсутствие в договоре условий о сроке или территории действия прав лицензиата компенсируется наличием диспозитивных норм в ст. 1235 ГК: презюмируется, что, если стороны не договорились об ином, лицензиат имеет право использовать интеллектуальный продукт в течение пяти лет на всей территории Российской Федерации.
Пункт 3 ст. 1235 ГК РФ относится к территории действия лицензионного договора. В частности, содержится требование о необходимости указания в лицензионном договоре территория допустимого использования объекта договора. При этом неуказание такой территории позволяет лицензиату осуществлять использование охраняемого объекта «на всей территории Российской Федерации».
Пункт 4 статьи посвящен сроку лицензионного договора. Установлено, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект. При этом тот факт, что срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, не должен приводить к недействительности договора -- такой договор считается заключённым на срок действия исключительного права. Абз. 2 устанавливает пятилетний срок действия лицензии в случае, если договор не содержит указаний на срок его действия.
Интересно, что несмотря на диспозитивный характер некоторых требований (о возмездности договора) и наличие отдельных исключений из общего правила (о форме), некоторые исследователи считают возможными их включение в дефиницию лицензионного договора. Например, С.А. Судариков определяет лицензионный договор как «заключенное в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности на возмездной основе» Судариков С.А. Указ. соч. С. 276.. Такой подход недопустим, поскольку нельзя выдавать факультативные признаки договора за обязательные.
Одним из условий лицензионного договора может выступать обязанность лицензиата использовать предоставляемые исключительные права. Например, по издательскому лицензионному договору лицензиат «обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков» (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).
Очевидно, что принудительные лицензии также должны содержать условия об обязательном использовании исключительных прав.
Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое) 154 .
Лицензия в переводе с латинского «licentia» значит «разрешение». В гражданском праве данное понятие используется в различных значениях:
1) документ, дающий право на ведение какой-либо деятельности (строительство, освоение месторождений полезных ископаемых, на ведение охот;
2) получаемое от государственных органов разрешение на осуществление торговой деятельности в определенных сферах, объеме и сроках, в т.ч. на осуществление внешнеторговой деятельности (внешнеэкономическая лицензия);
3) разрешение, выдаваемое юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на использование объекта интеллектуальной собственности. При этом оформляется лицензионный договор (который также может именоваться лицензией).
Именно лицензии как разрешению на использование результатов интеллектуальной деятельности и посвящена настоящая работа.
При рассмотрении лицензионного договора следует, прежде всего, иметь в виду, что он является разновидностью гражданско-правового договора, а, следовательно, имеет все его признаки.
В науке гражданского права под договором понимается соглашение двух или более сторон, направленное на возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Д.И. Мейер, определял договор как «соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порождает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес» Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2. М., 1997. С. 156.; К.П. Победоносцев писал, что договор - это «сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу» Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 2-3.; Г.Ф. Шершеневич указывал, что «договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению юридических отношений» Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. - М.: Статут, 2003. С. 304..
Данные доктринальные определения договора применимы и к лицензионным договорам, поскольку они входят в общую систему гражданско-правовых договоров, а осуществлённая кодификация позволяет определить общий правовой режим лицензионного договора, что решает проблему соотношения задействованных в его регулировании норм с общими положениями гражданского законодательства. В частности, на лицензионные договоры распространяются общие положения о субъектах и объектах гражданских правоотношений (ст. 17-127 ГК РФ), о сделках (ст. 153-181 ГК РФ), о сроках (ст. 190-208 ГК РФ), об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ), о договоре (ст. 420^453 ГК) а также иные, поскольку иное не установлено четвертой частью ГК или не вытекает из содержания или характера исключительного права.
СП. Гришаев указывает, что «лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма» Гришаев СП. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор в патент-ном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009.- № 5.- С. 32.. Некоторые авторы утверждают даже, что лицензионный договор является не самостоятельным видом договора, а неким комплексом иных договоров (купли-продажи, аренды, найма, товарищества). Разумеется, с такой позицией нельзя согласиться - различия, обусловленные своеобразием объекта лицензионных договоров, не позволяют в полной мере применять к ним положения части второй ГК РФ даже по аналогии 59 .
Легальное определение лицензионного договора дано законодателем в абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона -- обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах» О недопустимости распространения норм об аренде на договоры о распоряжении исключитель-ным правом см.: Каминский В.В. Передача авторских прав по договору: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -М., 2006. С. 23..
В результате проведённой кодификации права интеллектуальной собственности, лицензионный договор приобрёл родовой характер по отношению к видовым лицензионным договорам, указанным в главах 70-76 ГК РФ. СП. Гришаев воспринимает это как «серьёзный шаг вперед на пути преодоления состояния "законодательной раздробленности"». Действительно, унификация терминологии способов предоставления прав использования на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, перечисленные в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, не может быть не воспринята позитивно.
Вместе с тем, в погоне за идеей кодификации любой ценой, был упущен ряд важных моментов. По мнению А.П. Сергеева, необоснованно не были включены в круг охраняемых объектов интеллектуальной научные открытия и рационализаторские предложения Сергеев А.П. Часть четвертая ГК РФ: за и против // Корпоративный юрист. 2006.-№ 6.-С. 29..
О.А. Рузакова характеризует лицензионный договор следующим образом:
Целью лицензионного договора является приобретение исключительных прав для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам -- лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;
По лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется на определенных условиях;
За лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обременённым» лицензионным договором;
Лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;
Лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором;
Существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, сроке, территории действия передаваемых прав;
Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицамРузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и рас-поряжение исключительными правами: Автореф. дисс. ... д-ра. юрид. наук. - М., 2006. - С. 26..
В.А. Шуваев выделяет следующие основные признаки лицензионного договора:
Нематериальная природа объектов, что отличает лицензионный договор от договоров, направленных на распоряжение материальными объектами (купли-продажи, аренды, найма). Следствием этого является возможность (экономическая, но не всегда правовая) одновременного использования объекта интеллектуальной собственности;
Направленность действий сторон на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, составляющих предмет договора, вне зависимости от цели такого использования, что позволяет разграничить лицензионный договор и договор коммерческой концессии;
Временный (срочный) характер лицензионного договора, что позволяет отличить его от договора об отчуждении исключительного права, который предполагает бесповоротную смену правообладателя Шуваев В.А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на использование ре-зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Автореф. дис. ...канд. юрид. на-ук. -М., 2009. -С. 15..
Е. Наумова также приходит к выводу, что основной особенностью лицензионного договора, позволяющей отграничить его от иных гражданско-правовых сделок, оформляющих переход прав, состоит в том, что эта передача носит временный и возвратный характер Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использованию произведений науки, литературы и искусства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-ные права. 2009.- № 3.- С. 5..
На первый взгляд, обоснованность включения временного критерия в число особенностей лицензионного договора не вызывает никаких сомнений. Однако при более детальном рассмотрении этого вопроса возникает, как минимум, два замечания. Суть первого, назовём его юридико-техническим, сводится к тому, что в случае заключения договора на срок, равный сроку действия исключительного права или превышающий его, лицензионный договор окажется фактически бессрочным. Причём здесь мы имеем в виду не абсолютную бессрочность, а бессрочность относительную (к сроку действия исключительного права).
С юридической точки зрения, конечно, срок будет присутствовать в качестве условия договора, но, как замечает О.А. Городов, такой договор будет «по экономической сущности... тождественен уступке». Особенно актуально это в отношении прав на программы для ЭВМ, патентного права и т.д., ведь с учётом технического прогресса, даже самые новейшие разработки через несколько лет могут морально устареть и остаться невостребованными. И это второй, экономический, момент данного вопроса.
Тождественность экономического эффекта от передачи патента и исключительной лицензии, выданной на длительный срок отмечал ещё А.А. Пиленко. При этом главное отличие между этими способами распоряжения исключительным правом он видел в наличие определённых прав и обязанностей у сторон лицензионного договора, которые сохраняются на протяжении всего срока договора.
Таким образом, именно связанность сторон комплексом взаимных прав и обязанностей является сущностным отличием лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права.
Достаточно дискуссионным в науке является вопрос о том, может ли быть лицензионный договор реальным, либо он всегда является консенсуальным. Само понятие реальных и консенсуальных договоров в законе не раскрыто, однако оно выведено доктриной цивилистики и традиционно для гражданского права, что нашло своё отражение в статье 433 ГК РФ.
Ряд авторов полагают, что с учётом нематериального характера объектов, охраняемых частью IV ГК РФ, нельзя говорить о праве владения на них, а значит, нельзя применить и положения п. 2 ст. 433 ГК РФ, предусматривающие, в качестве момента заключения договора совершение передачи имущества. Следовательно, лицензионные договоры по своей природе не могут быть отнесены к реальным, а потому всегда являются только консенсуальным. Э.П. Гаврилов пишет: «все объекты, охраняемые на основе разд. VII ГК РФ, являются нематериальными объектами, никакого права владения на них не возникает и не может существовать. Более того, по прямому указанию, содержащемуся в ст. 1227 ГК РФ, интеллектуальные права не зависят от права собственности на вещь, в которой выражены соответствующие объекты». Таким образом, он приходит к выводу, что лицензионные договоры -- это всегда консенсуальные договоры, «содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обусловливаться передачей имущества (или каких-либо документов). Если такой договор предусматривает передачу имущества (например, картин, рукописей, документов), то эти действия относятся не к заключению договора, а к его исполнению» Гаврилов Э.П. Указ соч. С. 43-45..
Исключительно консенсуальный характер лицензионного договора отстаивает и Е. Наумова, обосновывая свою позицию тем, что содержание такого договора состоит «как из нематериальных прав (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования и т.д.), так и из нематериальных объектов,... право владения которыми не может существовать в таком же понимании, как, например, право собственности, включающее триаду правомочий: владение, пользование распоряжение» Наумова Е. Договорное регулирование оборота прав на интеллектуальную собственность // Ин-теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008.-№ 6.- С. 67..
С другой стороны, достаточно убедительна и другая позиция, согласно которой лицензионный договор может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный, что соответственно выражается формулировками «предоставляет» и «обязуется предоставить».
Так, И.С. Чупрунов отмечает: «общепризнано, что разграничение между реальными и консенсуальными договорами проводится по моменту заключения договора, т.е. по моменту возникновения обязательственного правоотношения между сторонами. Если консенсуальный договор порождает обязательство с момента достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК), то для перфекции реального договора требуется также передача имущества (п. 2 ст. 433 ГК)» Чупрунов И.С. Указ. соч.С. 57..
СП. Гришаев считает, что речь о реальном договоре может идти в случае безвозмездного лицензионного договора Гришаев С. П. Указ. соч. С.73..
Таким образом, данный спор упирается в вопрос о нематериальном характере исключительных прав. Именно это не позволяет Э.П. Гаврилову, Е. Наумовой и другим исследователем признать существование реальных лицензионных договоров. Однако наличие имущественного права на интеллектуальную собственность установлено самим законодателем в ст. 1226 ГК РФ, а определение лицензионного договора содержит фразу «передаёт». Думается, таким образом, что корни этой дискуссии уходят в вопрос о природе
самой интеллектуальной собственности. Всё вышесказанное даёт нам основание сделать вывод о существовании как реальных, так и консенсуальных лицензионных договоров.
При этом стоит отметить, что в случае необходимости государственной регистрации лицензионного договора, его характер (реальный или консенсуальный) уже не имеет значения, поскольку такие договоры порождают правовой эффект только с момента их государственной регистрации (п. 3 ст. 433, п. 6 ст. 1232, п. 4 ст. 1234 ГК), а лицензиат, исходя из смысла п. 3 ст. 165 ГК РФ, даже в случае реальной модели договора имеет право обязать лицензиара к государственной регистрации договора.
Ещё один научный спор связан с вопросом о том, является лицензионный договор двусторонним или односторонним. Е.Ю. Николаева, например, считает, что «лицензионный договор как двухстороннее соглашение направлен на возникновение права использования результата интеллектуальной деятельности у лицензиата». А потому, «в отличие от договора об отчуждении перехода исключительного права не происходит» Николаева Е.Ю. Судебные споры о нарушении существенных условий лицензионного договора (инфракции) // СПС КонсультантПлюс, 2009.. Доводы защитников второй позиции, по сути, те же, что и у сторонников отождествления безвозмездных лицензионных договоров с договором дарения. Их несостоятельность будет показана нами в первом параграфе третьей главы настоящего исследования, а потому сейчас мы не будем останавливаться на этом.
Лицензионный договор, по общему правилу, должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При этом установлено, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Для отдельных видов договоров кодексом предусмотрена иная форма.
Так, существуют договоры, государственная регистрация которых может быть осуществлена по желанию правообладателя, либо поставлена в зависимость от предшествующей добровольной регистрации права (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Например, лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы - если топология была зарегистрирована (п. 2 ст. 1460 ГК РФ);
В отдельных случаях закон требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров (абз. 2 п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ). При этом несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора. Так, требуют государственной регистрации: а) лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1369 ГК РФ); б) лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).
Наконец, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме может быть заключён и в устной форме (п. 2 ст. ст. 1286 ГК РФ).
С вопросом о форме лицензионного договора тесно связан вопрос об особенностях заключения такого договора, который будет рассмотрен нами ниже.
